Левина Е.Б., патентный поверенный РФ
Летом прошлого года Президиум Суда по интеллектуальным правам поставил точку в рассмотрении дела № СИП-253/2013 о признании полезных моделей №№ 89632, 96187, 119397 недействительными в части указания патентообладателя. Суд признал указанные полезные модели служебными и обязал Роспатент выдать новые патенты с указанием в качестве патентообладателя истца.
Данное дело имеет очень большое значение в практике признания изобретений, полезных моделей и промышленных образцов служебными и по существу является прецедентным, поскольку ранее судебная практика шла совсем по другому пути. В силу значимости дела, выдержки из первого постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) по делу № СИП-253/2013 от 03.06.2014г. уже неоднократно цитировались на различных мероприятиях, включая конференцию Роспатента 2014 года в Москве.
Предыстория данного дела такова: автор и патентообладатель много лет являлся сотрудником предприятия истца и работал в должности конструктора первой категории. Как высококвалифицированный конструктор, он вел разработку ряда нескольких узлов, включая воздухоочистители. За время работы на предприятии работник, выполнявший по совместительству также обязанности патентоведа предприятия, подал несколько заявок на получение патентов на различные конструкции воздухоочистителей. В итоге ряд патентов, включая три оспариваемых, были оформлены не на имя предприятия, а на имя работника, при этом в качестве авторов работник указывал себя и своего сына, который никогда не являлся сотрудником предприятия. После получения патентов и внедрения запатентованных конструкций, что зачастую происходило параллельно, выждав 2-3 года использования патентов, работник обращалась в суд с иском к работодателю с требованием прекратить использование его патентов и взыскать сумму упущенной выгоды, которая во всех случаях исчислялась им в размере нескольких миллионов. Данная практика патентования и судебных исков успешно применялась работником в течение нескольких лет, работодатель патенты использовал, суды проигрывал и выплачивал упущенную выгоду, которую назначал суд, опираясь на заключения экспертов. В попытках найти правду, предприятие обращалось в 2006 году в Центральный районный суд, а в 2008 году в Советский районный суд г. Челябинска в попытке признать запатентованные изобретения служебными, но оба раза в признании патентов служебными предприятию было отказано, ввиду недоказанности факта, что работодатель давал конкретные указания и письменные поручения сотруднику на разработку изобретений и полезных моделей, кроме того, данные обязанности не были прямо прописаны в должностной инструкции и трудовом договоре. Факт того, что автор много лет работал над этим узлом, ездил в командировки для проведения испытаний данного узла, разрабатывал и подписывал чертежи, судом во внимание не принимались, важно было только наличие письменного задания работодателя на создание конкретного изобретения, что и было в целом характерно для судебной практики прошлых лет. Еще одной немаловажной причиной отказа в исковых требованиях являлся факт наличия второго автора, не являвшегося сотрудником предприятия, что позволило судам однозначно делать вывод, что разработки не могут быть признаны служебными, поскольку второму автору разработка изобретения не поручалась, ввиду отсутствия трудовых отношения и отсутствия договора с ним.
Исходя из сложившейся судебной практики, следовало, что любому работнику предприятия можно было подать заявку на изобретение или полезную модель на любое решение, создаваемое на предприятии работодателя, а для того, чтобы решение не признали служебным, достаточно было включить в соавторы любое лицо, не являющееся сотрудником предприятия. Порочность данной ситуации была очевидна: авторов в заявке на получение патента можно указать сколько угодно, Роспатент при рассмотрении заявки на выдачу патента не требует каких-либо доказательств авторства, а доказать, что указанное лицо не является автором, практически невозможно.
И вот летом 2013 года в Москве открылся специализированный Суд по интеллектуальным правам, к компетенции которого и отнесли рассмотрение дел, связанных с установлением патентообладателя. В этом же году предприятие получило очередной иск о взыскании упущенной выгоды за использование вновь запатентованных работником полезных моделей №№ 89632, 96187 и 119397, которые отличались от предыдущих решений буквально одним новым признаком. В итоге руководство предприятия приняло решение подать иск в новый специализированный суд в надежде на справедливое решение.
Исковое заявление содержало требования о признании недействительными патентов на полезные модели №№ 89632, 97187, 119397 в части указания патентообладателя и о признании патентообладателем предприятие истца. В качестве доказательств были представлены сборочные чертежи трех модификаций воздухоочистителей, содержащие решение, тождественные решениям по патентам, что было установлено в результате проведенного нами сопоставительного анализа. Кроме того, в суд были представлены личные планы работы автора по месяцам, выполненные его рукописным текстом, и подписанные руководителем основного конструкторского бюро, а также план работы конструкторского отдела в целом. В данных планах было отражено непосредственное участие автора в работе над конструкцией воздухоочистителей. Факт создания полезных моделей в рамках служебных обязанностей также подтверждался истцом тем, что выпуск энергоагрегатов, в состав которых входили спорные воздухоочистители, является одним из основных видов деятельности предприятия истца.
Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал и ссылался на то, что оспариваемые полезные модели создавались во внерабочее время, дома, работодатель не выдавал задания на разработку спорных полезных моделей. Кроме того, ответчик ссылался на тот факт, что они с сыном являются авторами и патентообладателями более ранних изобретений на воздухоочистители, которые были включены в уровень техники по оспариваемым полезным моделям и выполнялись в целях их усовершенствования, а не по заданию истца. Также, ответчик приводил цитаты из вышеуказанных решений районных судов г. Челябинска, где указанные изобретения-прототипы не были признаны служебными. Дополнительно ответчик указывал, что полезная модель не может быть частично служебной, поскольку в отношении второго соавтора, не являющегося сотрудником предприятия, полезные модели не могут являться служебными в принципе, в силу отсутствия трудовых отношений.
Изучив представленные материалы, суд в удовлетворении исковых требований отказал, сделав практически идентичные выводы, какие приводились в решениях судов по аналогичным делам. В решении от 05.02.2014г. суд указал следующее: трудовой договор с автором-работником, устанавливающий конкретные должностные обязанности по разработке полезных моделей воздухоочистителей, заключен не был, а представленный истцом трудовой договор и должностная инструкция инженера-конструктора 1 категории содержат лишь общий перечень обязанностей лиц, занимающих указанную в них должность, и, исходя из буквального толкования содержания названной должностной инструкции, не следует, что в должностные обязанности инженера-конструктора 1 категории входит разработка полезных моделей воздухоочистителей либо осуществление работ по усовершенствованию конструкции воздухоочистителей различных модификаций. Также суд указал, что истец не представил доказательств того, что для создания оспариваемых полезных моделей на основании гражданско-правовой сделки привлекался второй автор, не являющийся сотрудником предприятия.
Суд признал ненадлежащим доказательством представленные чертежи, технические задания и технические условия на агрегат питания и кондиционирования, поскольку «в них не имеется каких-либо ссылок на их разработку в рамках конкретного поручения работодателя по созданию полезных моделей, которые впоследствии получили правовую охрану по оспариваемым патентам».
Истец с решением суда не согласился, и подал кассационную жалобу в президиум Суда по интеллектуальным правам, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение. Рассмотрев кассационную жалобу, президиум пришел к выводу, что решение от 05.02.2014 подлежит отмене в связи со следующим: Президиум СИП в своем постановлении от 03.06.2014 года отметил, что выводы суда первой инстанции были сделаны при неверном толковании им положений статьи 1370 ГК РФ. По смыслу этой статьи для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания. При этом во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей. Неправильное толкование судом первой инстанции статьи 1370 ГК РФ привело к неверному определению предмета доказывания и, соответственно, к неверному установлению судом обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора. В связи с неправильным определением судом предмета доказывания, представленные истцом такие документы как чертежи, технические задания, технические условия и планы работ были оставлены без надлежащего исследования и оценки. Не получили необходимой оценки доводы истца о том, что содержащийся в материалах дела сравнительный анализ технических решений по оспариваемым патентам и технических решений, отраженных в чертежах, позволяет сделать вывод, что оспариваемыми патентами на полезные модели защищены решения, тождественные представленным на чертежах работодателя.
Президиум СИП также указал, что само по себе наличие автора, не являющегося работником, не делает полезные модели неслужебными в части взаимоотношений автора-работника и его работодателя.
В результате рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрения.
К новому рассмотрению истец готовился еще более тщательно. Были подняты все архивы чертежей, планов конструкторского отдела с начала 90-х годов и благодаря активной поддержке сотрудников предприятия были собраны дополнительные доказательства, подтверждающие еще более раннее использование на предприятии двух запатентованных решений. Выявленные документы позволили истцу подать возражения в палату по патентным спорам против выдачи патентов на полезные модели в связи с отсутствием новизны, в результате рассмотрения которых патенты № 89632 и № 119397 были признаны недействительными полностью, что было показательно с точки зрения ценности запатентованных решений, за использование которых патентообладатель требовал миллионные компенсации.
Повторное рассмотрение дела длилось больше года. Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из их совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что полезные модели были созданы автором в связи с исполнением своих непосредственных трудовых обязанностей, поскольку, выполняя свои трудовые обязанности конструктора истца, автор принимал участие в процессе разработки технических решений, отраженных на представленных в деле сборочных чертежах, а также планами работы по месяцам. Во внимание был принят и сопоставительный анализ технических решений по патентам и технических решений в соответствии с представленными чертежами, который позволил сделать выводы о тождестве решений. Также во внимание были приняты пояснения свидетелей, который подтвердили, что работа над воздухоочистителями велась в рамках договоров с заказчиками на основании плана отдела, при этом автор-работник входил в состав рабочей группы по выполнению разработок по воздухоочистителям в качестве разработчика.
Заявленные требования истца были удовлетворены в полном объеме: патенты были признаны недействительными в части указания патентообладателя, патентообладателем был признан истец.
